당사자

원고 : 한경원

피고 : 아깐뽀라 지오반니

등록권자

한경원

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등록번호

400755744

선사용상표

상 표

주장 및 증거

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내 또는 외국의 수요자 사이에 주지․저명한 상표가 아니었을 뿐만 아니라, 원고는 피고의 국내시장 진입계획을 전혀 몰랐고 피고에게 이 사건 등록상표의 양수나 대리인 계약의 체결 등을 강요한 적도 없는 등 이 사건 등록상표를 부정한 목적을 가지고 출원․등록한 것이 아니므로, 이 사건 등록상표의 등록무효 심결은 위법하다.

이 사건 등록상표는 국내 또는 이탈리아를 포함한 유럽의 수요자 사이에 주지․저명한 선사용상표와 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제4, 12호 및 상표법 제7조 제1항 제6, 11호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

판례내용

선사용상표는 이 사건 등록상표가 출원되기 훨씬 이전부터 이탈리아를 비롯한 다수의 국가에 상표등록되었고, 국제 도메인네임으로 등록되었으며, 이탈리아 및 유럽의 판매대리점에서 2003년경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 불과 3년 6개월 동안에 약 1,300억 원에 이르는 판매액과 약 40억 원에 이르는 광고/선전비를 지출하였고, 선사용상표에 대한 스포츠마케팅의 일환으로 2001년경부터 다수의 이탈리아 프로축구팀 등을 후원하면서 2003년경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 약 130억 원에 이르는 후원비를 지출하였으며, 2003년경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 이탈리아 및 유럽 각국의 신문 및 잡지의 기사에 수회에 걸쳐 각 게재되었고, 독일에서 개최된 스포츠박람회에도 선사용상표가 표시된 상품이 출품되었던 점 등을 종합하여 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 당시 적어도 이탈리아의 수요자 사이에서는 주지한 정도에 이르렀다. 또한 이 사건 등록상표는 선사용상표와 색채만 다를 뿐 전체적으로 표장이 유사하다. 나아가 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 가치를 희석화하여 피고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이라고 봄이 상당하다.

판단기준

어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에서 규정하는 부정한 목적의 사용상표에 해당하기 위하여는 그 대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 대상상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 대상상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없고, 여기서 대상상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다. 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.