당사자

원고 : 주식회사 지트렉

피고 : 게스, 인크.

등록권자

주식회사 지트렉

게스, 인크.

등록번호

400619052

400310422

400583628

상 표

주장 및 증거

이 사건 등록상표의 이전 상표권자에 의하여 불사용을 사유로 하는 상표등록취소심판을 청구하여 상표등록을 취소하는 심결이 2003. 5. 7. 확정되었고, 이전 상표권자는 취소심판청구인의 우선 자격으로 위 상표와 동일한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았으므로, 이 사건 등록상표는 그 등록에 무효사유가 있을 수 없다.

이 사건 등록상표는 그 표장이 위와 같이 선출원상표의 그것과 유사하고, 그 지정상품 역시 모두 의류 또는 의류 관련 액세서리로서 선출원상표의 그것과 동일 또는 유사함에 의문이 없으므로, 지정상품 전부에 관하여 상표법 제8조 제1항에 위반하여 등록된 것이다.

판례내용

이 사건 등록상표는 두 부분이 나누어져 있고 비교적 긴 음절로 이루어져 있어 전체로 호칭하기에 불편하며, 지정상품인 신사복 등 의류와 관련하여 ‘MARCIANO’가 식별력이 없다고 볼 수도 없어 일반수요자들은 ‘MARCIANO’ 부분만으로 이 사건 등록상표를 호칭, 관념할 수 있고, 선출원상표 역시 상표 구성상 ‘GUESS’와 ‘BY’ 및 ‘MARCIANO’ 부분으로 분리하여 인식함에 특별한 어려움이 없으며, ‘GUESS’ 부분이 일반 수요자들 사이에 주지성이 있고 ‘MARCIANO’ 부분이 그 지정상품인 의류와의 관계에서 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 함에 있어서 방해가 되지 않으므로 선출원상표가 언제나 그 전체로 또는 ‘GUESS’ 부분 만에 의하여 호칭, 관념되고, ‘MARCIANO’ 부분으로는 호칭, 관념되지 않는다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표와 선출원상표가 동일․유사한 지정상품에 함께 사용되는 경우 ‘MARCIANO’ 부분을 모두 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 오인․혼동이 발생할 가능성이 있으므로 양 상표의 표장은 서로 유사하다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표는 나머지 쟁점에 관하여 살필 필요 없이 지정상품 전부에 관하여 등록이 무효로 되어야 하는바 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 부당하여 기각한다.

판단기준

구 상표법 제8조 제5항은 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우에는 그 날부터 3월간은 심판청구인만이 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있도록 하고 있는바, 그 취지는 그 소멸된 등록상표에 대하여 일정한 기간 동안 심판청구인에게만 상표등록을 받을 수 있는 권리를 인정한 것일 뿐, 상표등록요건에 관한 다른 규정의 적용을 배제하려는 것은 아니다(대법원 2007. 8. 23. 선고 2007후1879 판결 참조).

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.