“PRIMEWELL”문자상표의 식별력을 전체로서 판단해야 하는지 여부

-특허법원 2017허1564 거절결정(상)

특허청 심사관은 이 사건 출원상표 “PRIMEWELL”은 지정상품 및 서비스업들의 품질을 묘사하는 것에 불과하여 누구의 상표인지를 나타낼 수 없으므로 식별력이 부족하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 사유로 거절이유를 통지하였다.

구체적으로, 이 사건 출원상표는 ‘PRIME’과 ‘WELL’의 단순한 결합으로 그 지정상품 미 지정서비스업인 ‘타이어, 타이어 도소매업 등’과 관련하여 매우 좋은 타이어, 제일 좋은 타이어를 파는 도소매업 등의 의미로 이해될 수 있기 때문이라고 판단하였다.

이에 특허법원 판결에서는, 대법원 2006. 7. 28 선고 2005후 2786판결 등에서 “이때 그 상표가 지정상품의 품질․효능․용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보이더라도, 상표의 전체 구성에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래관계자들이 지정상품의 단순한 품질․효능․용도 등을 표시하는 것으로 인식하지 아니하는 것은 기술적 표장에 해당하지 아니한다”고 한 식별력 판단의 법리를 인용하면서,

“① ‘PRIMEWELL’ 자체는 영어사전에 등재되지 아니한 조어이다.

② 위에서 본 바와 같이 ‘PRIME’과 ‘WELL’이 다양한 뜻을 가진 영어단어인 점에다가 거래사회 실정상 이 사건 출원상표와 같이 ‘PRIME’과 ‘WELL’이 함께 사용되는 경우, 특히 상품이나 서비스업의 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없으며, 오히려 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 일반 수요자로서는 ‘PRIMEWELL’이 영문법에 맞지 않는 어색한 표현임을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 점에서 ‘PRIMEWELL’이라는 단어 또는 구(句) 자체는 ‘PRIME’이나 ‘WELL’은 물론 그들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성이 인정되며, 이 사건 출원상표가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 어떤 구체적 관념, 특히 피고 주장과 같이 ‘매우 좋은’, ‘품질이 뛰어난’이라는 의미로 직감된다고 보기 어렵다. 설령 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 통해 ‘매우 좋은’, ‘품질이 뛰어난’이라는 의미를 인식할 수 있다고 보더라도, 이는 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 봄이 타당하다”고 판시하였다. 

결국, 사건 출원상표가 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다거나 누구의 업무에 관련된 상품 및 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다고 하였다.

문자상표의 경우, 특히 영문으로 표장을 표현한 경우에는 문자의 결합형태, 결합된 문자가 조어인지 여부, 결합된 문자상표가 개별 단어의 조합에 의해 각각의 의미로 인식되어 이를 지정상품과 관련하여 품질 등을 직접적으로 인식하게 할 수 있는지의 여부가 주요판단의 요소로 보인다.

상표를 출원하고자 하는 자는 이러한 오해의 소지가 있는 상표를 사전에 브랜드 네이밍에 고려하여야 하겠지만, 이왕에 관련된 상표를 사용하고 있는 경우라면, 결합된 문자 전체의 사용을 통해 전체적인 조어상표로 인식되도록 노력하는 것이 상표의 식별력을 인정받고, 이후 등록 이후의 상표사용에 의한 보통명칭화 등의 상표식별력 소멸의 위험을 방지하는 유효한 수단이 될 수 있을 것이다.

본 특허법원의 판단에 대한 상고심(대법원)의 추후 판결에 따라 이후 심사실무의 반영도 지켜볼 것이다.